Uno dei più recenti e noti esempi di contratto di licensing è quello siglato tra Calvin Klein e Mova- do. Da un lato, una società di abbigliamento con sede a New York, la PVH Corp., con fatturato da capogiro e il cui nome è legato a John Manning Van Heusen, immigrato olandese che inventò un nuovo processo di trattamento per i tessuti e, dall’altro, il colosso elvetico di orologi.
Accordo che, in ordine cronologico, segue il rapporto durato oltre due decenni tra Swatch Group e Calvin Klein e grazie al quale è nato, tra l’altro, il famoso orologio cK watch, con più di 200 modelli Swiss made disponibili in settanta paesi. Un ac- cordo che testimonia quanto possa essere fruttuosa e vantaggiosa la collaborazione tra due diverse realtà che sfruttano le rispettive competenze.
Ma, nel dettaglio, cos’è un contratto di licensing? È un contratto con cui una parte (detta licenziante/licensor) conce- de a un’altra parte (detta licenziatario/ licensee) il diritto di utilizzare un marchio, un disegno, un brevetto, un know-how per realizzare un determinato prodotto e il diritto di commercializzarlo, dietro il pagamento di un corrispettivo che, molto frequentemente, consiste in una royalty, una percentuale sulle vendite. Il risultato è che il licenziante rafforza la sua identità, incrementa il valore e la diffusione del suo marchio, incassa le royalties, mentre il licenziatario aumenta il suo giro di affari. Ovviamente è opportuno regolare il rap- porto stabilendo i termini dell’accordo, in- dividuare le parti e l’oggetto, concordarne la durata, il corrispettivo, le modalità di recesso, l’eventuale esclusiva, le eventuali penali, il territorio di riferimento, la legge applicabile e così via. Redigere, insomma, un documento che tuteli tutte le parti. Ma cosa succede quando un vero e proprio contratto non è stato firmato? O, meglio, cosa succede se, per esempio, due impre- se di fatto collaborano senza aver mai formalizzato un accordo in forma scritta? Un interessante spunto di riflessione è offerto da una sentenza del Tribunale di Milano che si è trovato ad analizzare un caso analogo, ove il licenziatario ha utiliz- zato il marchio del licenziante a seguito di un semplice scambio di bozza di accordo, non concretizzatosi poi in un contratto ef- fettivamente siglato. Il Tribunale di Milano, in presenza di posizioni contrapposte, è stato chiamato a dirimere la controversia relativa al carattere oneroso o gratuito di un rapporto commerciale mai formalizzato con la sottoscrizione di un contratto.
In particolare, nel caso in esame, il licen- ziante ha inviato, via mail, la bozza di contratto – con carattere oneroso – e, a ricezione avvenuta, il licenziatario ha
iniziato a utilizzare il marchio, salvo poi non voler riconoscere alcun pagamento. Ai fini della decisione, è risultata im- portante una puntualizzazione espressa dal giudice investito della questione: “il contratto di licenza di marchio è libero nelle forme e può essere stipulato tanto verbalmente quanto per fatti concludenti; la prova di tale negozio può essere quindi raggiunta anche a mezzo di testimoni o per presunzioni, purché idonei a manifestare un raggiunto consenso”.
Si è arrivati alla conclusione della ver- tenza sulla base di una considerazione fondamentale: il contratto di licensing, normalmente, è a titolo oneroso, il licen- ziatario, per utilizzare il marchio, è tenuto al pagamento di un corrispettivo.
Ciò significa che, salvo diverso accordo, il contratto di licensing non può essere considerato gratuito perché ciò compor- terebbe un arricchimento ingiustificato del licenziatario, del resto, identificato come il soggetto su cui grava la prova dell’eventuale gratuità.
Accertato, pertanto, l’invio della bozza di accordo all’esatto indirizzo del licenziatario e accertato che, dopo la relativa ricezione, il licenziatario ha attuato le previsioni ivi
contenute, il giudice si è espresso per una accettazione del contratto per “fatti concludenti”.
Il licenziatario, pertanto, è stato con- dannato al pagamento del corrispettivo dovuto per l’uso del marchio oltre che al pagamento delle spese di lite.
